思考一

浅析商标确认不侵权之诉

——兼谈如何处理其与商标行政执法的关系

商标确认不侵权之诉，指当事人对于商标注册人向执法机关提出的投诉或向人民法院提起的诉讼而向人民法院提起的确认该行为不侵犯商标权的起诉。发生在去年并延续至今的“彼得兔”商标案件，使人们对确认不侵权之诉有了新的认识。该案中，在工商部门根据商标注册人的投诉受理该案的同时，被投诉人向人民法院提起确认不侵权之诉并被受理。前不久，工商部门依据商标法律的有关规定认定被投诉人构成商标侵权并作出行政处罚，当事人不服遂向上级工商部门提起复议，在上级工商部门作出维持行政处罚的复议决定后，近日，当事人又向人民法院提起了行政诉讼。

一、商标确认不侵权之诉的条件

按照民事诉讼法的有关规定，商标确认不侵权之诉如同一般民事诉讼一样，必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织，如原告为涉嫌侵权人;(二)有明确的被告，如被告为商标注册人、商标被许可使用人或商标共有人等;(三)有具体的诉讼请求、事实和理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

二、商标确认不侵权之诉的特点和适用

虽然法律没有明确规定商标确认不侵权之诉的概念和内容，但依据民法的基本原则和法理，该诉在理论上和现实中是存在的。另外，原告只是针对被告指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，一般并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。

商标确认不侵权之诉与商标行政执法和商标司法工作的关系。即使当事人提起确认不侵权之诉，行政机关在此之前所立的案件仍然可以继续进行，当事人如不服可以提起行政诉讼从而进入司法程序，无需等待法院裁定结果作出。同样，如果商标所有人向法院提起侵权之诉，被告向法院提起确认不侵权之诉，受理法院如果为同一法院甚至同一法庭，为避免审判结果不一致，则应当并案审理。如果受理法院为不同法院，按照最高人民法院近年来的司法精神，如果一个法院受理侵权纠纷，另一个法院受理确认不侵权纠纷，不应当各审各的，而应由一个法院审理。由于一般都是确认不侵权起诉在先，因此按照先受理立案原则，后立案的法院应当将侵权诉讼移送先立案的法院。当然，对此做法，理论界、司法界也有人持不同意见，原因是由于确认不侵权之诉，属于一种消极的、防御性的诉讼，如果权利人不积极配合参与诉讼，不利于查清事实，因此，不应当由先立案法院审理，而应当由受理侵权之诉法院审理，由被控侵权人行使不侵权抗辩。

三、商标确认不侵权之诉的积极意义和消极意义

(一)积极意义：有助于被指控侵权方积极主张权利，实现自我法律救济;有助于指控侵权方谨慎行使投诉权和起诉权;有助于加强司法监督;同时，在一定意义上有助于提高案件处理的准确性和效率。

(二)消极意义：如果被指控侵权方任意行使诉权，一方面会降低行政执法的效率，另一方面，诉讼的旷日持久可能会给权利人造成更大的损失。

四、如何处理好商标确认不侵权之诉与商标行政执法的关系

在“彼得兔”案件中虽然只有一个案件事实，但实际上出现了两个诉讼，第一个诉讼是确认不侵权之诉，属民事诉讼，原被告分别是被投诉人和商标注册人;第二个诉讼是行政诉讼，原告仍然是被投诉人，被告则为工商机关。在两个判决没有作出以前，我们可以假设一下可能出现的结果：第一个诉讼，法院判定确认不侵权之诉成立.被告若服，则判决生效，被告不服，则可以提起上诉;同样，法院如果判定确认不侵权之诉不成立，原告若服，则判决生效，原告不服，则可以提起上诉。第二个诉讼，也可能出现两种结果，原告胜诉或败诉，原告、被告接受判决或原告、被告提起上诉。如果两个诉讼发生在不同辖区，法院的判决很可能并不一致，可以想象，这将导致多么复杂的结果组合。

可见，商标确认不侵权之诉使一些可能并不复杂的商标案件变得扑朔迷离，也确实给商标行政执法工作带来了一定的挑战和考验。那么行政执法机关应如何处理好商标确认不侵权之诉与行政执法的关系呢?首先，应当做到事实清楚、定性准确，适用法律恰当、程序严密。在认定侵权过程中应当认真调查取证，采用多种手段，广泛征求各方意见和建议，如关注社会反应，必要时召开专家、学者以及普通消费者参与的咨询会，甚至可以在互联网上采取问卷调查的方式，开放式地听取公众的意见。其次，避免畏难情绪和克服惧诉心理，既做到积极主动执法，又要做到敢于接受司法监督。

思考二

使用他人未实际使用的注册商标行为的认定

在一些涉嫌侵权的商标案件中，当事人往往认为，由于商标注册人未实际使用其注册商标，所以他人未经许可使用该注册商标不会导致公众混淆或误导，不会构成商标侵权。如在去年发生的“彼得兔”商标案，当事人的理由之一是商标注册人(国外出版商)虽然在书籍商品上获得了注册商标专用权，但由于目前在我国，出版单位要通过核发经营许可证的方式才能进行图书生产经营，迄今为止，我国主管部门尚未批准任何外资机构或外国人在中国内地生产图书，因此商标注册人既未在中国出版过图书，也未许可他人使用该商标，也就是说商标注册人未实际使用过该商标，故当事人在图书上使用其商标的行为不会造成购书者的混淆，并由此推断不会给商标注册人造成损害，从而不构成商标侵权。这一观点是否成立，需从以下几个方面进行探究。

首先，关于商标的使用。商标的使用可以分为狭义上的使用和广义上的使用，狭义上的使用指商标注册人将其商标使用于生产、经营的商品或提供的服务项目上;广义上的使用则还包括商标的广告宣传使用、商标的交易使用如商标转让、许可以及商标的注册使用如注册人名义变更、重新申请以及续展等，甚至还包括在不相同、非类似商品上使用与该注册商标相同的商标或在相同、类似商品上使用与该注册商标近似商标的行为。可以看出，一方面，商标使用的外延非常广泛，商标使用与商标未使用也没有严格的界限，商标使用与否只具有相对意义，绝对意义上的商标不使用是不存在的。另一方面，商标实际使用即商标的狭义使用，是指商标注册人将其商标使用于生产、经营的商品或提供的服务项目上，且这种使用给注册人带来某种直接的现实的和具体的利益的行为。与此相反，未实际使用则只能给商标注册人带来某种间接的预期的和抽象的利益，对于商标注册人来说，其商标实际使用或未实际使用甚至任意处置，乃是其权利范围内的事情。而对于他人来说，如果擅自使用，均不影响侵权行为的构成。退一步说，一个注册商标连续三年未使用，但该商标在未撤销前，其权利仍然是存在的;即使他人提出撤销申请，其权利状态至少仍然是待定的。而且商标专用权自撤销决定作出之日起终止，商标注册人或利害关系人仍然可以主张在此之前的权利。

其次，关于混淆和误导。商标侵权的客观结果之一是造成消费者的混淆或误导，反过来说，混淆和误导均是商标侵权构成的必要条件。但许多人常把混淆和误导混为一谈。其实混淆和误导有一定的区别：混淆，是指商标侵权行为造成了普通消费者对产品生产者、经营者或服务提供者来源的模糊、错觉甚至混乱，是认识上的表现;误导，是指商标侵权行为既可能造成普通消费者因分不清商品或服务的来源而发生无意识的甚至错误的购买行为，也可能是消费者虽然分清了商品或服务的来源，但仍然因为分不清混淆者和被混淆者的关系或者因为被混淆者有较高知名度、良好信誉而发生的有意识的购买行为。可见，误导更多地是行为上的表现。另外，在二者关系上，混淆一定构成误导，但误导未必一定是因为混淆。也就是说，在一些案件中，虽然当事人的行为没有造成混淆，但只要误导了消费者，仍然构成侵权。

再次，关于商标侵权的损害后果问题。商标侵权的构成要件之一是损害后果，由于侵犯知识产权不同于一般的民事侵权，商标侵权损害的表现是多方面的，但其共同特点是对商标注册人造成了某种不利的、消极的影响且给擅自使用人带来了有利的、积极的影响。按照一般分类，知识产权侵权损害可分为精神损害和物质损害，实际损害和预期损害，显形损害和隐形损害，未得利益的损害和应得利益的损害等。行为人不管造成了哪方面的损害，都意味着侵权后果已经发生。在一些商标侵权案件中，商标注册人虽然未在注册国内就该商标从事商业活动，但行为人的擅自使用仍然对注册商标造成了某种损害或淡化，虽然这种损害可能只是抽象的和未然的。另外，从法理上看，商标法的立法宗旨是保护注册商标专用权，即注册商标绝对保护原则。虽然，为保护公众利益、他人在先权益以及驰名商标所有人的利益，商标法同时作出了商标的合理使用、保护在先权利以及对驰名商标进行扩大保护的个疑性、特殊性规定。